Em ação de nulidade de registro de marca feito em detrimento do direito de precedência de sociedade com atividade empresarial idêntica à da titular do registro, que usava a marca anteriormente há mais de cinco anos e na mesma base territorial de atuação da ré, foram alegados como matéria de defesa: (i) pelo INPI, que a ausência de oposição, na esfera administrativa, ao pedido do registro de marca tem o condão de inviabilizar o exercício judicial do direito de precedência no uso de marca; e (ii) pela titular do registro da marca, que a análise de eventual colidência entre as marcas se restringe à análise do critério da anterioridade, sendo irrelevante a base territorial de atuação das litigantes e a semelhança entre as marcas. Considerados os fatos narrados, é correto afirmar que: A) procede a matéria de defesa do INPI, pois o prazo de 60 dias para oposição ao pedido, contado da data de sua publicação, é decadencial, atingindo o direito de precedência; deve ser rejeitada a defesa da titular da marca quanto à aferição da colidência entre marcas ser restrita ao critério da anterioridade, porque deve ser considerado o princípio da especificidade; B) procede tanto a matéria de defesa do INPI quanto a da titular do registro da marca, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido de registro implica renúncia tácita ao direito de precedência, assim como a aferição de colidência entre as marcas é restrita ao critério da anterioridade, diante do sistema atributivo decorrente do registro; C) não procede a matéria de defesa do INPI nem da titular do registro da marca, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido não impede a ação de nulidade, por se tratar de violação ao direito de precedência; a aferição de colidência entre marcas deve levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade; D) procede tanto a matéria de defesa do INPI quanto a da titular do registro da marca, pois o prazo de 90 dias para oposição ao pedido, contado da data de sua publicação, é decadencial, atingindo o direito de precedência; deve ser rejeitada a defesa da titular da marca porque a aferição de colidência não é restrita ao critério da anterioridade, porque deve ser considerado o princípio da territorialidade; E) não procede a matéria de defesa do INPI, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido não impede a ação de nulidade, por se tratar de violação ao direito de precedência; deve ser acatada a defesa da titular da marca, pois a aferição de colidência é restrita ao critério da anterioridade, diante do sistema atributivo decorrente do registro.

C) não procede a matéria de defesa do INPI nem da titular do registro da marca, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido não impede a ação de nulidade, por se tratar de violação ao direito de precedência; a aferição de colidência entre marcas deve levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade;

Em ação de nulidade de registro de marca feito em detrimento do direito de precedência ...

1Q962670 | Direito Empresarial e Comercial, Juiz Federal Substituto, TRF 1ª REGIÃO, FGV, 2025

Em ação de nulidade de registro de marca feito em detrimento do direito de precedência de sociedade com atividade empresarial idêntica à da titular do registro, que usava a marca anteriormente há mais de cinco anos e na mesma base territorial de atuação da ré, foram alegados como matéria de defesa:

(i) pelo INPI, que a ausência de oposição, na esfera administrativa, ao pedido do registro de marca tem o condão de inviabilizar o exercício judicial do direito de precedência no uso de marca; e
(ii) pela titular do registro da marca, que a análise de eventual colidência entre as marcas se restringe à análise do critério da anterioridade, sendo irrelevante a base territorial de atuação das litigantes e a semelhança entre as marcas.

Considerados os fatos narrados, é correto afirmar que:

✂️ a) procede a matéria de defesa do INPI, pois o prazo de 60 dias para oposição ao pedido, contado da data de sua publicação, é decadencial, atingindo o direito de precedência; deve ser rejeitada a defesa da titular da marca quanto à aferição da colidência entre marcas ser restrita ao critério da anterioridade, porque deve ser considerado o princípio da especificidade;
✂️ b) procede tanto a matéria de defesa do INPI quanto a da titular do registro da marca, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido de registro implica renúncia tácita ao direito de precedência, assim como a aferição de colidência entre as marcas é restrita ao critério da anterioridade, diante do sistema atributivo decorrente do registro;
✂️ c) não procede a matéria de defesa do INPI nem da titular do registro da marca, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido não impede a ação de nulidade, por se tratar de violação ao direito de precedência; a aferição de colidência entre marcas deve levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade;
✂️ d) procede tanto a matéria de defesa do INPI quanto a da titular do registro da marca, pois o prazo de 90 dias para oposição ao pedido, contado da data de sua publicação, é decadencial, atingindo o direito de precedência; deve ser rejeitada a defesa da titular da marca porque a aferição de colidência não é restrita ao critério da anterioridade, porque deve ser considerado o princípio da territorialidade;
✂️ e) não procede a matéria de defesa do INPI, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido não impede a ação de nulidade, por se tratar de violação ao direito de precedência; deve ser acatada a defesa da titular da marca, pois a aferição de colidência é restrita ao critério da anterioridade, diante do sistema atributivo decorrente do registro.